专家解析知识产权出资风险

　　随着科技兴国等口号的提出，越来越多的公司开始注重技术引进，技术出资成为众多出资形式中的新热点。由于技术具有无形性的特点，技术出资过程中常常伴随知识产权权属纠纷等问题，若处置不当会影响公司的稳定性以及长久发展。

　　在日前举办的技术出资风险把控研讨会上，京都律师事务所律师、专利代理人金凤华表示，知识产权出资是技术出资中的一项重要形式，因其具有不易评估、经营收益较强、产权效力不明确、效力有期限等特点，采用知识产权出资时一定要对相关风险进行防范。

　　以生产高科技产品为目的而设立的公司，往往用知识产权进行出资。广义范围内的知识产权均可以作为出资的形式，有关权利、商标、专利、非专利技术、厂商名称权、集成电路布图设计、未披露信息等都是可以利用的出资方式，在技术型企业以专利出资居多。

　　中国工程造价著名学者张国栋认为，知识产权出资入股存在的风险主要有以下四方面。

　　首先，注意审核出资主体是否享有知识产权权利。出资主体必须是有权处理该知识产权的人，有些技术发明人未必是知识产权的拥有者，比如科研人员的职务发明，在与其工作单位约定好知识产权收益分配后，才能进行入股操作。

　　其次，审查知识产权本身权利瑕疵。知识产权的权利要求稳定，处于有效状态。以知识产权出资，必须在其有效期内，如果超过有效期，则属于出资瑕疵，甚至不能作为有效出资。

　　再次，预防知识产权价值风险。知识产权出资，需要经过价值评估后，作价入股进行出资。但价值评估只是评估当时的价值，随着时间、技术的更新变化、法律的发展等，当初出资入股的知识产权可能会贬值甚至没有价值。比如，一个发明专利在评估时作价500万元，随后因为有新的同类专利出现，原专利就可能变得一文不值。因此在评估知识产权出资入股公司的时候，要考虑贬值情况下如何处理的问题。

　　最后，特别注意非专利技术出资的问题及风险。非专利技术指未注册专利以技术秘密形式进行保护的技术，如果存在已注册专利，就有引发侵权纠纷的风险，因此，出资之初，有必要做一个专利检索，初步判断是否存在已注册的技术特征相同或等同的专利。非专利技术在转移至出资公司之后，原权利人仍然知晓技术的相关内容，因此，有必要在合资合同里就原权利人是否可以继续使用技术、使用的方式、后续改进的权利归属、不竞争等等内容进行约定。此外，合作方在技术转移的过程中也会知晓技术的相关内容，有必要在合资合同里进行相应的条款约定，比如不得注册专利以及一旦注册应立即无条件转回的条款、不竞争条款、保密条款等。

　　在涉外出资方面，金凤华强调，根据规定，外资技术入股须不违反《禁止出口、限制出口技术目录》，满足负面清单要求，禁止投资的领域不得投资，限制投资的领域符合相关条件。在涉外知识产权出资方面，一些发达国家存在特殊规定，如美国、加拿大专利只授予发明人，专利申请权和专利权需要劳动协议约定或其他协议约定以及发明人补偿约定。一些国家的转让合同中会加入一些限制条款，例如受让人须取得让与人同意才能对某些对象主张侵权或是必须有让与人同意才能再次转让专利权等。在美国司法实践中，这样的限制条款可能导致受让人无法单独在美提起诉讼。

　　金凤华举例说，北京新华安通公司与AES先进疏散系统以色列公司拟共同出资设立公司。新华安通公司以现金出资75%，AES公司以知识产权和技术出资25%。设立的合资公司未完成注册登记时，AES公司要求解除合资合同。此时，双方对知识产权权属产生了争议。

　　法院认为，AES公司与新华安通公司曾存在商业上的合作关系、涉案样品于涉案专利申请日前由 AES 公司研制并交付给新华安通公司进行检测、涉案样品与涉案专利的技术方案基本能够一一对应、涉案样品部分原有部件明显已被拆除、新华安通公司提交的证据不能证明涉案专利系其自主研发。因此，更多优势证据指向涉案专利系 AES公司完成的发明创造，涉案专利的专利权应归属AES公司。

　　“该案可见，在知识产权出资纠纷案件中，证据采集和掌握实践方向尤为重要。”金凤华表示，以知识产权出资入股存在较为复杂的法律问题。保障知识产权投资成功的关键是订立内容完备的合同。技术交易的各方不宜过分依赖现有的标准合同，应将重点放在交易标的、专利清单、转移方式等方面进行风险防控。